בית המשפט העליון הטיל מגבלות על יבוא מקביל

2.     המערערים (אלעד מנחם ומחסן היבואן) ייבאו מוצרי הלבשה של חברת “טומי הילפיגר”, למרות שלא היו בעלי הזכויות בסימן המסחר הרשום של החברה בישראל, ואף לא היו קשורים עימה בחוזה ישיר המקנה להם מעמד של יבואן רשמי. הייבוא נעשה ע”י רכישת המוצרים במדינות אחרות, שם הם נמכרים במחירים נמוכים יותר מאשר בישראל, במתכונת של “ייבוא מקביל”.

3.     המערערים הפעילו עסק ששמו “מחסן היבואן – טומי הילפיגר”, ואתר אינטרנט ושמו “tommy4less”, השתמשו בלוגו בעסקם, וצבעו את העסק בצבעי המותג.

4.     הבעלים של סימני המסחר וכן היבואן הרשמי הגישו תביעה נגד המערערים, ובמסגרתה ביקשו צו מניעה זמני שיאסור על המערערים להשתמש בשם “מחסן היבואן – טומי הילפיגר”, וכן יאסור עליהם לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר, כולל בשילוט פנימי וחיצוני בעסק. בנוסף דרשו פיצוי כספי בשל “גניבת עין”, והשבת הרווחים שצמחו למערערים מההפרות הנ”ל.

5.    בית המשפט המחוזי בת”א קבע כי אופן השיווק והפרסום של המערערים היה בלתי סביר ועלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום, וכדי ביצוע העוולה של תיאור כוזב לפי סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות, שהיה עלול ליצור רושם אצל הצרכנים כי הם רוכשים את הבגדים ישירות מן היצרן. מנגד, דחה בית המשפט את הטענה בדבר “גניבת עין”, שכן הפריטים אכן יוצרו ע”י “טומי הילפיגר”, וכן דחה את הטענות בדבר הטעיה צרכנית או התערבות בלתי הוגנת במסחר.

6.     בית המשפט נתן צו מניעה קבוע האוסר על המערערים להשתמש בשם “מחסן היבואן – טומי הילפיגר”, אוסר עליהם להשתמש בסימן המסחר הרשום ובשם “TOMMY” בשם המתחם של אתר האינטרנט, וכן אוסר עליהם להשתמש בצבעי הלוגו של טומי הילפיגר בקירות העסק, בגג ובדפי אתר האינטרנט. עם זאת, המערערים הורשו להשתמש בסימן המסחר בשלט אחד מחוץ לעסק, בסימן אחד בכל פרסומת, ובסימון אחד בדף האינטרנט, הכל תוך ציון מפורש שמדובר בייבוא מקביל.

7.     בית המשפט המחוזי קבע כי קיים קושי לפסוק למשיבות פיצויים עפ”י חוות הדעת שהגישו, שבחנה כמה היו המערערים מרוויחים אילו לא השתמשו בסימני המסחר. לדעת בית המשפט המחוזי הבדיקה הנכונה היתה אמורה להיות כמה היו המערערים מרוויחים אילו השתמשו בסימני המסחר שימוש סביר והוגן (ולא כפי שעשו). לכן, בית המשפט קבע פיצוי על סמך אומדן גלובאלי של הנזק בסך 457,000 ₪ (כאשר התביעה בראש נזק זה עמדה ע”ס 5,000,000 ₪)

8.     המערערים טענו בערעור כי ייבוא מקביל הינו חוקי, וכי אין מדובר בהפרה של סימן מסחר. כן טענו כי לא היה בפעילותם “תיאור כוזב”, וכי אין עליהם להחזיר רווחים, שכן הסחורה נרכשה במקור מקבוצת טומי הילפיגר, והיא קיבלה את תמורתה. 

9.     בית המשפט העליון קבע כי נקודת המוצא הינה שהיבוא המקביל מותר, אינו מהווה הפרה של סימן המסחר ואינו מהווה התעשרות שלא כדין של היבואן המקביל. היבוא המקביל חשוב שכן הוא תורם לתחרות, אך קיים חשש שהיבואן יהיה “טרמפיסט” שייהנה מעלויות החדירה לשוק וההשקעה של בעל הזכויות בסימן הרשום, ויקצור פירות לא לו.

10.     עם זאת, קיימות הגבלות על היבוא המקביל. סוג אחד של הגבלות נובע מדיני סימני המסחר, ולפיו, כאשר אדם שאינו מורשה ע”י בעל סימן המסחר, עושה שימוש בסימן המסחר לצורך שיווק, השימוש יהיה כפוף ל-3 מבחנים: מבחן הזיהוי – המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; מבחן חיוניות השימוש – השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור; מבחן החסות – השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שנותן בעל הסימן למשתמש בו.

11.     סוג נוסף של הגבלות נובע מדיני העוולות המסחריות. בהקשר זה, הוכחת עילת גניבת עין דורשת קיומו של מוניטין וחשש סביר להטעיית הציבור בקשר לחסות של היצרן על פעולת היבואן המקביל או ביחס לקשר שבין היבואן המקביל ליבואן הרשמי.

12.     במישור דיני עשיית עושר ולא במשפט, הרי שלא יוענק סעד אלא כאשר מתקיים “יסוד נוסף” בעל משמעות של ממש, כמו הטעיה או “טפילות” יוצאת דופן מצד היבואן המקביל.

13.     במקרה זה נפסק כי השימוש שעשו המערערים בשם העסק היה עשוי להטעות את הציבור, ולכן שם העסק מהווה הפרה של סימן המסחר. בנוסף, בשימוש בשם “מחסן היבואן – טומי הילפיגר” ביצעו המערערים גם עוולה של גניבת עין כלפי טומי הילפיגר, שהינה בעלת מוניטין ביחס לשימוש בסימן המסחר שלה.

14.     מנגד, נפסק שהשימוש בצבעי הלוגו בתוך העסק לא היה בו כדי להטעות את הציבור, וממילא לא נטען כי צביעת החנות נעשתה במתכונת המזכירה את החנויות הרשמיות של המותג. עוד נקבע כי דיני סימני המסחר אינם מאפשרים לתפוס “חזקה” בצבע.

15.     כן נפסק כי השימוש בשם האתר “tommy4less” אף הוא איננו כרוך בהפרת סימני המסחר, שכן ברור ממנו כי המדובר במתכונת זולה יותר ויוקרתית פחות מזו של היבואן הרשמי.

16.     נקבע כי המערערים לא נכשלו באי הבהרה שלא קיימת להם חסות של היצרן, וכי החובה לציין אי קיומה של חסות גובר כאשר מדובר במוצר שכרוך בו גם מרכיב של שירות, אך לא במוצר כדוגמת בגדים.

17.     לעניין דיני עשיית עושר נפסק כי אין לראות בפעולות המערערים “טפילות” מיוחדת או השענות יוצאת דופן על מסע פרסום של המשיבות לצורך חדירה לשוק. נהפוך הוא, הוכח כי דווקא המערערים השקיעו ממון רב בפרסום עסקם.

18.     לפיכך, הופחת סכום הפיצוי שנפסק ל- 100,000 ₪, נאסר על המערערים להשתמש בשם “טומי הילפיגר – מחסן היבואן”, ונקבע כי עליהם להבהיר בפרסומיהם ובדף האינטרנט שלהם וכן בכניסה לעסקם כי אינם פועלים בחסות טומי הילפיגר, (אך הם אינם מחוייבים לציין כי המדובר ב”יבוא מקביל”).

19.     המשמעות האופרטיבית של פסק הדין הינה כי אין מניעה להשתמש ביבוא מקביל בסימן המסחר של היצרן, אך חובה על הגורם העוסק ביבוא מקביל לציין את העדר החסות מטעם היצרן, וכאשר מדובר במוצר שנלווה אליו אלמנט של שירות, גוברת החובה מצד היבואן המקביל להבהיר את היעדרה של חסות שכזו.